①要求提交承诺函;
②要求申请人提交与被申请撤销商标相关联的处于驳回复审案件中的商标号;
③对证据检索的细节也有明确要求,如检索平台不少于3个、相关检索自首也开始连续5页;
④对具体检索内容也有明确要求,如要对被申请撤销商标注册人名称、被申请撤销商标名称、被申请撤销商标名称+核定使用的商品/服务检索,甚至有的补正通知上明确表示不允许一次性检索被申请撤销商标核定使用的全部商品/服务,而是要逐一检索。
国知局工作人员的模糊回复笔者通过电话咨询国知局工作人员,得到的回复比上述规定还要模糊。工作人员表示:目前没有细化的标准。只能说,如果撤三申请人与被申请人位于同一地域,那么需要实地调查,但是实地调查具体调查什么内容、有无具体格式要求,以及实地调查报告最终的呈现方式,都不明确。如果没有实地调查,可以写个说明,至于是否受理,要看具体审查员。针对线上检索问题,其表示还是按照前期补正要求中的最高标准予以准备,即检索平台不少于3个、检索结果每个平台不少于5页。
02撤三补正要求与撤三审理标准相悖
实际上,大部分撤三申请人基本上都是商标申请人,当自己所申请的商标遭遇驳回时,才会采用撤三手段予以清除在先障碍。如果成功撤三且自己的商标得以注册,那么三年后,自己也处于随时成为被申请撤销商标注册人的情景。也就是说,撤三申请人,也可能面临商标被撤销的局面。然而,在撤三审理阶段中,近几年国知局对证据形式审查极为严格。
①证据形式方面:要求注册人提交核心证据,即具体的销售合同+销售订单+商业发票配套形式,且需体现系争商标、生成时间和相关核定项目;其他证据基本不会认定实际使用,如网络报道、未经证实过(或公证过)的经销商在电商平台上销售的证据。
②使用证据方面:需要注册人主动的使用,而非被动使用,所以,相关网络报道、非授权经销商的销售都不会被认定为真实或商标法意义上的使用证据。
③近似商标的使用证据问题:在注册人名下存在其他近似商标的情况下,对其他商标的使用而产生的证据不视为对系争商标的使用。例如,在“RedBull 红牛”商标撤销案中,国知局查明注册人名下同类别中还有“RedBull”注册商标,因此注册人提交的证据因为显示的标识为“RedBull”所以认定为并非为“RedBull 红牛”的真实使用。
基于以上审理实践,可以明确的是,撤三注册人需要提供配套的、显示出商标、商品和时间的核心销售证据才有可能维持住商标注册,但是这一部分证据是撤三申请人无法从网络检索过程中可以获取的。此外,即便检索到第三方平台的销售信息,那么撤三申请人又如何能够确定是否为注册人的授权经销商?还是第三方的直接销售呢?再一个,检索到的相关网络报道又该如何对待呢?这就造成了极大的矛盾:实际上撤三申请人因为无法检索到销售文件,因此,无论提供什么样的检索证据,其实都不足以证明注册人的实际使用情况。另外,即便撤三申请人检索到相关线索,但是作为被动证据,在撤三实审中也不为国知局所承认;关于网络销售行为,一方面还是涉及到被动销售而不被认可,另一方面,也存在不法分子伪装成注册人或者注册人授权经销商进行销售假冒商品,那么撤三申请人无法辨别,也不存在分辨到底真伪的义务。这些实际证据都应在撤三申请案件受理后,由注册人予以举证和说明。申请人提交的证据即便涉及大量的关于注册人、被申请商标的使用和报道,但是是否予以维持要看注册人是否有答辩的意愿以及提供的证据是否符合当下国知局审理标准。也就是说,在忽略形式审查这一步,假设直接予以受理并来到实质审查阶段,作为申请人,即便检索到众多了使用证据,也有可能注册人提供不了国知局规定的证据而导致系争商标被予以撤销。这种情况确实令人感到无奈——无论申请人提供何种证据,注册商标都有可能被撤销。既然无论申请人提供何种证据,注册商标都有可能被撤销,那么对撤三申请人设置诸多限制似乎并无太多实际意义。从这个角度看,《商标法》第四十九条的规定的确体现了立法的智慧,因为它并未设置额外的门槛和证据形式要求。,从而避免了受理标准和审理标准之间的矛盾。
03撤三如何撰写申请
尽管商标撤三申请的证据要求在实践中存在诸多不确定性,但基于过往的经验以及对国知局现行规定的理解,笔者总结出一份申请模板,这份模板基本涵盖了国知局的要求,旨在为大家提供一个参考和讨论的基础。以下是申请书的具体内容:包括申请人、被申请人名义、被申请撤销商标及商标号、类别等。即请求撤销相关商标在部分/全部核定使用项目上的注册。如果为真正申请人,则可以披露相关联的被驳回的商标申请号;如若为匿名申请人,则可以直接表述。根据前不久协会会议,国知局相关人员表明仍允许匿名撤销申请,只需明确表明即可。此外,虽然新规中并未规定需要提交承诺书,但为了保险起见,可以在此处承诺“本人及代理机构承诺未向国家知识产权局隐瞒真实撤销申请人及其他重要事实,所申报的事项和所提供的材料真实、准确、完整”(匿名撤销则去除前半句),并以附件形式作为证据进行呈交。需要罗列经营规模(是否为小微企业)、成立日期、经营范围,经营状态(存续?异常?)等,此部分可以通过“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询。这种情况较为棘手,因为首先查询渠道大多只能依靠付费平台,如天X查、企X查等,再一个即使通过第三方平台检索,同区域的同名经营者数量也十分巨大,无法锁定到底被申请人是利用哪个个体户的营业执照注册申请了被申请撤销商标。这种情况下,建议将被申请撤销商标注册人的地址在第三方平台进行检索,有几率直接锁定对应的个体户;但是如果此法不可行,那么建议直接阐述检索出多位同名被申请人,无法确定具体人员即可。这种情况下,需着重检索被申请人名下有无其他商标撤销情况,如有,可截图放置于此,表明其具有不实际使用商标的行为,因此有理由推测本案被申请撤销商标同样不会基于使用为目的。如果没有撤三记录,则直接阐述申请数量之大,与其经营范围不相符合,同样推测该商标未经使用。应主张鉴于商标申请记录较少,或以个人名义申请,可合理推测其经营范围较为有限。在此基础上,其商标真实使用的可能性也较低。此处可以阐述在百度、搜狗、360等综合性搜索引擎上对被申请商标,以“被申请人名称”、“商标名称”和“商标名称+核定项目名称”为关键词进行了检索,且均未发现使用证据、或使用证据与被申请人/被申请商标/核定项目无关。此处仅检索商标名称即可,建议在三个电商平台,如淘宝、天猫、京东、1688等。这一部分的难点在于如何确定行业网站。笔者建议先根据类别描述直接在互联网上检索。如被申请商标为第25类,那么就以“服装行业网站”为关键词进行检索,下拉网页找到相对合适的官方网站。如“中国服装协会”、“纺织经济信息网”、“中国服装网”等,点击进去后,再检索商标名称,将无检索记录的页面作为证据提交。其他类别也是如此,如第3类可以用“化妆品行业网站”、第18类用“箱包行业网站”、第43类“餐饮行业网站”作为关键词等等。
四、 适用法律以上,虽然目前撤三具体要求依旧不明朗,但是根据过往的经验和现行的规定,可以大致梳理出撤三理由撰写框架,正文部分可以不用过多笔墨,但是证据提交方面一定要实打实的符合规定,如平台数量、检索页数等要符合要求。但是关于之前某些补正要求中所提到的“逐一检索商品”这一规定,笔者实在难以认同。一枚顺利注册的商标基本会涵盖10个商品或服务,那么如果按照不低于3个平台、每个平台不少于5页的标准进行检索的话,单单“商标名称+每个核定项目名称”这一项检索就会产生150页证据。如果遇到核定项目特别多的注册商标,则上千页也有可能,先不说代理人是否能承受住如此无聊且无用的工作量,国知局网报系统也无法接受。因此,笔者一贯做法就是一股脑将所有商品进行检索,即便限于网页关键字限制,部分商品没有成功检索,但是,笔者认为,互联网时代,其实检索单一要素得出的结果其实已足够反映出与此相关的信息,所以,即便缺少部分商品,则同样可以检索出相关情况。所以,“逐一检索”这一要求既无理又无用。